О передаче прав на конструкторскую документацию

Ответ

Наш авторский телеграм-канал https://t.me/knk_audit Бухучет, налоги, нововведения, прослеживаемость, иностранные компании, сложные случаи

Конструкторская документация не является объектом интеллектуального права, поэтому считаем, что право на использование конструкторской документации не может быть передано на основании лицензионного договора.

По нашему мнению, Организация не вправе применить льготу по НДС, предусмотренную подпунктом 26.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ, в случае передачи прав на использование конструкторской документации.

Между тем, в конструкторской документации могут содержаться сведения, представляющие собой секрет производства (ноу-хау). При этом в отношении таких сведений должны быть приняты разумные меры для соблюдения конфиденциальности как лицензиатом, так и лицензиаром.

Соответственно, если предметом договора будет секрет производства (ноу-хау), который содержится в конструкторской документации, и по условиям договора стороны будут соблюдать режим конфиденциальности, а также при передаче документации третьим лицам, обеспечивать выполнение режима конфиденциальности третьими лицами, то такой договор будет соответствовать понятию лицензионного договора, и такая передача будет освобождена от налогообложения НДС в силу подпункта 26.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ.

Отметим, что арбитражная практика по вопросам применения льготы по НДС в случае передачи секретов производства (ноу-хау) в составе конструкторской документации, нами не выявлена.

Между тем, из судебной практики, касающейся признания недействительными лицензионных договоров, предусматривающих передачу сведений, отнесенных к секретам производства, можно сделать вывод, что суды анализируют, имеют ли сведения коммерческую ценность, обеспечена ли конфиденциальность в отношении сведений.

По нашему мнению, в случае передачи прав на секрет производства в целях установления права на применение льготы по НДС налоговыми органами также может быть исследован вопрос о наличии коммерческой ценности передаваемых сведений и об обеспечении конфиденциальности в отношении этих сведений сторонами. В случае установления факта распространения сведений третьим лицам без соблюдения требований конфиденциальности, или отсутствие факта коммерческой ценности, налоговые органы могут посчитать применение льготы по НДС необоснованной.

Обоснование:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

В силу подпункта 26.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Таким образом, передача прав на секреты производства (ноу-хау) на основании лицензионного договора освобождена от налогообложения НДС.

Пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

12) секреты производства (ноу-хау).

Соответственно, секреты производства (ноу-хау) отнесены к объектам интеллектуальных прав.

В силу пункта 1 статьи 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (статья 1467 ГК РФ).

Следовательно, наличие права на секрет производства подтверждается и существует, пока сохраняется конфиденциальность сведений, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Пунктами 1 и 3 статьи 1469 ГК РФ установлено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора.

Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Таким образом, по лицензионному договору может передаваться право на секрет производства. При этом и лицензиар, и лицензиат обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора.

Коллегия Налоговых Консультантов, номер ОДИН в реестре аудиторов ОЗО, оказывает весь комплекс аудиторских, консультационных и юридических услуг +7915-329-02-05, ab@knka.ru

Отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), регулируются Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ (далее – Закон № 89-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 3 Закона № 98-ФЗ коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны (пункт 4 статьи 3 Закона № 89-ФЗ).

При этом режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в пункте 1 статьи 10 Закона № 98-ФЗ (пункт 2 статьи 10 Закона № 98-ФЗ).

В соответствии с указанным пунктом меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя:

1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;

2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;

4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;

5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения).

Наряду с указанными мерами обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности этой информации, другие не противоречащие законодательству РФ меры (пункт 4 статьи 10 Закона № 98-ФЗ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона № 98-ФЗ меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:

1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;

2) обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 были сделаны следующие выводы:

«143. Положения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (статья 1465 ГК РФ).

144. В силу пункта 1 статьи 1465 ГК РФ (в редакции Федерального закона N 35-ФЗ) с 1 октября 2014 года сохранение конфиденциальности сведений именно путем введения режима коммерческой тайны не является обязательным».

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что в целях подтверждения наличия права на секрет производства (ноу-хау) у организации – правообладателя должен быть приняты разумные меры для соблюдения конфиденциальности в отношении сведений, представляющий собой коммерческую ценности, в том числе путем организации режима коммерческой тайны, что дает возможность передавать права на эти сведения третьим лицам. При этом лицо, получившее права на секрет производства (ноу-хау) на основании лицензионного договора, по нашему мнению, также должно принять разумные меры для соблюдения конфиденциальности в отношении полученных сведений.

Согласно «ГОСТ Р 2.005-2023. Национальный стандарт РФ. Единая система конструкторской документации. Термины и определения», который утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2023 № 1358-ст, конструкторская документация представляет собой совокупность конструкторских документов в бумажной и (или) в электронной форме.

Конструкторская документация в качестве самостоятельного объекта интеллектуальных прав пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ не поименована.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2016 № 09АП-37577/2016-ГК по делу № А40-227908/2015 сделаны выводы о том, что конструкторская документация не является охраняемым объектом, но может содержать в себе сведения, представляющие собой секрет производства (ноу-хау):

«Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского Кодекса Российской Федерации конструкторская документация не входит в перечень результатов интеллектуальной деятельности, поскольку представляет собой материальный носитель (вещь).

Согласно пункту 1 статьи 1227 Гражданского Кодекса Российской Федерации интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.

Конструкторская документация сама по себе не является охраняемым объектом. Содержащиеся в ней сведения могут представлять собой секрет производства, иметь патентоспособный характер, а текст может охраняться лишь как объект авторского права».

Некоторыми частными специалистами делается вывод о том, что конструкторская документация представляет собой материальный носитель, в котором, в том числе могут содержаться сведения, представляющие собой секрет производства.

Таким образом, конструкторская документация не является объектом интеллектуального права. Право на использование конструкторской документации не может быть передано на основании лицензионного договора.

Следовательно, по нашему мнению, Организация не вправе применить льготу по НДС, предусмотренную подпунктом 26.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ, в случае передачи прав на использование конструкторской документации.

Между тем, в конструкторской документации могут содержаться сведения, представляющие собой секрет производства (ноу-хау). При этом в отношении таких сведений должны быть приняты разумные меры для соблюдения конфиденциальности как лицензиатом, так и лицензиаром.

Отметим, что в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.06.2023 № 11-КГ23-3-К6 были даны следующие разъяснения:

«… предметом лицензионного договора о передаче секретов производства (ноу-хау) является совершение обладателем исключительного права на секрет производства (лицензиар) действий по предоставлению другой стороне (лицензиату) права использования в установленных пределах соответствующего секрета производства (ноу-хау). При этом существенным условием данного договора является указание на конкретный результат интеллектуальной деятельности или средства его индивидуализации».

Следовательно, в рамках лицензионного договора сторонам следует в качестве предмета договора указать именно секрет производства (ноу-хау), который содержится в конструкторской документации. При этом по условиям договора сторонам следует соблюдать режим конфиденциальности, а также при передаче документации третьим лицам следует обеспечивать выполнение режима конфиденциальности третьими лицами. В этом случае Организация будет вправе применить льготу по НДС, предусмотренную подпунктом 26.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ.

Отметим, что арбитражная практика по вопросам применения льготы по НДС в случае передачи секретов производства (ноу-хау) в составе конструкторской документации, нами не выявлена.

Между тем, из судебной практики, касающейся признания недействительными лицензионных договоров, предусматривающих передачу сведений, отнесенных к секретам производства, можно сделать вывод, что суды анализируют, имеют ли сведения коммерческую ценность, обеспечена ли конфиденциальность в отношении сведений.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2022 № С01-1823/2022 по делу № А28-5390/2021:

«Истцом не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что переданные ему сведения, составляющие предмет договора, не имеют коммерческой ценности, известны третьим лицам, у которых к ним имеется свободный доступ на законном основании».

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 18.07.2022 по делу № А33-14329/2021:

«Заявитель апелляционной жалобы не представил доказательств, свидетельствующих о том, что сведения и документы, входящие в состав передаваемого секрета производства, не имеют коммерческой ценности, известны третьим лицам, у которых к ним имеется свободный доступ на законном основании, а также о том, что ответчик не принимал мер, направленных на обеспечение режима конфиденциальности».

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2023 № 11АП-13185/2023 по делу № А65-12054/2023:

«…доступ к ноу-хау лицензиара был предоставлен лицензиату после заключения договора и оплаты паушального взноса. То есть лицензиар не размещал указанные сведения в свободном доступе, предпринял меры по исключению доступа к ноу-хау третьих лиц. Нахождение информации, составляющей ноу-хау в свободном доступе ответчиком не доказано.

Поскольку доказательств того, что лицензиар не является обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого законом секрета производства, а также что он утратил конфиденциальность сведений, составляющих его исключительное право на принадлежащий ему секрет производства, истцом в материалы дела при рассмотрении настоящего спора не представлено, постольку довод о том, что переданный ему в пользование по лицензионному договору результат интеллектуальной деятельности является общедоступным и не имеет коммерческой ценности, является необоснованным, а следовательно, не может быть принят во внимание».

По нашему мнению, в случае передачи прав на секрет производства в целях установления права на применение льготы по НДС налоговыми органами также может быть исследован вопрос о наличии коммерческой ценности передаваемых сведений и об обеспечении конфиденциальности в отношении этих сведений сторонами. В случае установления факта распространения сведений третьим лицам без соблюдения требований конфиденциальности, и/или отсутствие факта коммерческой ценности, налоговые органы могут посчитать применение льготы по НДС необоснованной.

Коллегия Налоговых Консультантов – номер ОДИН в реестре аудиторов ОЗО.  Сопровождаем выездные и камеральные налоговые проверки. Оказываем помощь в решении досудебных и арбитражных споров с налоговой, минимизируем ущерб от деятельности налоговых органов. ab@knka.ru  +7915-329-02-05

Коллегия Налоговых Консультантов, 28 апреля 2025 года

Ответы на самые интересные вопросы на нашем телеграм-канале knk_audit

Назад в раздел